Antes los retos actuales, las empresas se plantean buscar fuera el conocimiento que no tienen para desarrollar nuevas propuestas de innovación. Muchas de las ayudas públicas europeas, del CDTI o de otros organismos impulsan este tipo de colaboraciones de innovación abierta.

Uno de los factores que suelen frenar este tipo de proyectos es el miedo o el desconocimiento de las empresas sobre cómo proteger su propiedad intelectual o industrial.  Por ello, la Comisión Técnica de Innovación de amec se ha reunido para profundizar en el tema, y para ello ha contado con la participación de David de Falguera, Socio de EY, empresa asociada a amec.

En la sesión, David Falguera ha presentado las 10 claves a tener en cuenta para proteger la propiedad intelectual e industrial en los proyectos colaborativos de innovación, y posteriormente los miembros de la Comisión Técnica han añadido elementos en base a su experiencia.

Las 10 claves presentadas son:

1. Identificación previa de los activos intangibles: qué aporta cada parte desde el inicio; algunas cosas pueden ser protegibles, otras no, pero hay formas de protegerlas. Para hacerlo es muy importante tener previamente el inventario de intangibles (know-how, secreto empresarial…).
2. Acuerdos de confidencialidad: es imprescindible tener una buena cláusula de confidencialidad, incluso de forma previa a firmar cualquier acuerdo de colaboración. Muchas veces no se gestiona de forma correcta. A menudo se empieza a compartir información sin haber firmado un acuerdo de confidencialidad (NDA). Es importante definir qué es confidencial y qué no lo es. En muchos casos se menosprecia este tema y se toma una cláusula estándar. Además, en el ámbito de la innovación donde los resultados son susceptibles de ser registrados, el riesgo está en el valor del propio activo, del resultado.
3. Definición de la titularidad de los resultados. Depende de la aportación inicial que haga cada uno en el proyecto de innovación. Quien más aporte inicialmente tendrá mayor porcentaje de resultados. Esto está sujeto a negociación y es muy importante. No es tan fácil ni evidente objetivar la aportación de cada uno.
4. Definir los derechos de uso y explotación (diferente a la titularidad). Definir el régimen de la licencia (exclusiva o no, ámbitos territorial y temporal, si se puede sublicenciar, etc). Cuando participan universidades, les interesa mantener el conocimiento y poder usar el resultado en el ámbito académico y de investigación. Suelen pedir que se les dé una licencia de uso para fines académicos. Es importante definir quién tiene derecho de explotación del resultado.
5. Protección jurídica de los resultados. Hay diversos mecanismos: diseños y propiedad industrial, por una parte, y derechos de autor por otra (por ejemplo, en software). Las universidades tienen mucho interés en la divulgación, pero hay que cuidar bien este tema para proteger los si no interesa que sean conocidos públicamente.
6. Gestión del conocimiento y trazabilidad: ir creando evidencias de quién ha hecho qué a lo largo de la vida del proyecto. Nos ayuda a tener fuerza en caso de disputa sobre la titularidad. Es tan fácil como ir levantando actas (se nombra un comité de seguimiento que va dejando evidencia de todo).
7. Resolución de conflictos: en ocasiones hay disputas. Desde la perspectiva legal, la mediación y el arbitraje son lo más deseable. Mejor que acudir a juzgados por coste y tiempo. Además, los mediadores y árbitros están más especializados. En proyectos internacionales es importante intentar que la jurisdicción aplicable sea la española, por los costes futuros en caso de conflicto.
8. Publicación y divulgación: una vez finalizado el proyecto, una de las partes puede querer divulgar y publicar el resultado. Si es un proyecto susceptible de ser patentado y si publica, se corre el riesgo de perder la novedad y además un tercero puede hacer uso del conocimiento. Es importante tener en cuenta esto en el contrato para definir qué debe considerarse para divulgación y en qué condiciones.
9. Plan de explotación de los resultados: modelo de negocio, a qué mercados, etc. Facilita el desarrollo y evita bloqueos. Definir bien los roles de cada una de las partes.
10. Seguimiento y revisión del acuerdo: muy a menudo pasa que se inicia un proyecto de innovación y después éste toma otra dirección. Muchas veces se olvida que los acuerdos jurídicos deben reflejar la realidad. Si el proyecto varía, debemos tener la capacidad de flexibilizar los acuerdos, y ciertas cláusulas quizás deban cambiarse. Un comité de seguimiento para intentar acompasar la evolución del proyecto con las condiciones legales establecidas.

Conclusiones:

Los miembros de la Comisión Técnica ratifican que, en los proyectos de innovación colaborativos, uno acaba “desnudándose” ante los demás. Si no se trabaja bien este tema, es una fuente de conflicto relevante.

Es imprescindible apoyarse en expertos porque las casuísticas son muy diversas y muchas veces muy complejas El asesoramiento legal es muy importante, aunque no es una tarea exclusiva y única de la parte jurídica, sino que los equipos implicados en la innovación deben tener una participación relevante en la negociación, porque son quienes conocen bien todos los factores. Deben participar equipos multidisciplinares en la negociación, combinando expertos jurídicos, tecnológicos y de negocio.

La parte inicial de tener muy claro desde el inicio qué aporta cada uno es fundamental. Como es un proyecto de innovación no se sabe bien cuál será el resultado. Es importante estar atentos desde el inicio. Hay que ir hablando conforme va evolucionando el proyecto y la tecnología. Si no se negocia bien, surgen problemas, y entonces se traslada después a la parte jurídica y legal.

Se debe comenzar diseñando un NDA, porque ya en las conversaciones iniciales pueden surgir temas sujetos a propiedad intelectual. Las empresas comentan que suelen tener un modelo que van adaptando según el proyecto. Todo tiene que estar muy bien clausulado y trabajado en los NDAs para intentar evitar los conflictos y no tener que llegar a tribunales o árbitros.

También sale en el debate que no siempre es posible forzar que la jurisdicción de los contratos sea la española. En estos casos se recomienda un arbitraje internacional, más recomendable que un tribunal de un país concreto, sobre todo si es un país con una cultura jurídica muy diferente a la nuestra. Los arbitrajes internacionales se establecen mediante pacto entre las partes y son instituciones que están a disposición de las partes.

En todo caso, si no es posible incorporar la legislación española o el arbitraje internacional, siempre hay que intentar poner la de algún país de la Unión Europea, y se menciona Francia como el más adecuado porque tiene una legislación similar a la española.

Por último, se destaca que, a parte de la protección jurídica de los NDAs, hay algo esencial: se deben utilizar medios de compartición de información adecuados y seguros (el correo electrónico o herramientas como Dropbox no lo son). Existen proveedores especializados que permiten programar el acceso para que estén disponibles durante un período determinado, por ejemplo.